Вещество как объект изобретения: особенности определения патентоспособности, составления формулы и описания изобретения

количественный (содержание ингредиентов) состав;

структура композиции;

структура ингредиентов

Для характеристики композиции неустановленного состава могут использоваться физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Под простыми механическими смесями обычно подразумевают такие композиции, которые получены смешением исходных компонентов, не претерпевающих при этом никаких физико-химических или химических превращений.

Последнее предопределяет то обстоятельство, что при анализе такой смеси каждый компонент может быть определен непосредственно, что упрощает вопросы, связанные с оценкой нарушения патента на такие объекты изобретения.

К композициям, полученным с осуществлением химических и (или) физико-химических процессов, относят различные сплавы, стекла, керамические композиции и т.п., полученные смешением исходных ингредиентов, при котором происходят различные химические и физико-химические процессы, приводящие к их изменению. При этом конечный продукт не идентифицируется как химическое соединение.

Некоторое особое положение занимают композиции, в которых компоненты до момента использования находятся в раздельном состоянии, а те или иные процессы взаимодействия между ними протекают непосредственно при применении. Типичными примерами таких составов (строго говоря, их назвать композициями нельзя, поскольку единого целого они не представляют) являются жидкие ртутные топлива, различные красящие составы и др. За рубежом последние часто называют "средствами".

Композиции, отличающиеся использованием в качестве активного начала новых химических соединений, как показывает анализ классов А61К и AO1N, в которых преимущественно патентуются подобные композиции, большинство патентов классифицированы только по одному классу - по назначению.

Материалы представляют собой самый распространенный и самый разнообразный вид технических объектов. Они включают широчайший спектр объектов - от химических элементов, их соединений и сплавов, неорганических, органических соединений до биоматериалов или материалов, построенных из матриц с химически закрепленными неорганическими, органическими, металлокомплексными соединениями, а также ферментов, тканей, бетонов пено- и поропластов и т.д. О значимости материалов свидетельствует литература.

Вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных могут быть охвачены общим термином "материалы". Для каждого из этих видов материалов в "Правилах" приведены специфические признаки, которыми они характеризуются. Но указанная в Законе группа объектов не исчерпывает все возможные виды материалов. Существует многочисленная группа технических объектов, которые иначе чем материалы нельзя назвать и которые характеризуются иными признаками, чем те, которыми характеризуются вещества и штаммы. На практике приходится иметь дело очень часто именно с такими материалами.

Термин "материал" пригоден и в случае патентования веществ (особенно в случае нестехеометрических химических соединений и полимерных композиций), и, конечно, в более узком значении - ткани, волокна и др., при этом особые материалы могут представлять собой готовое изделие. Представляется, что очень удачно "изделие" определено в классификаторе США (класс 428) - "изделие - отдельный, определенный, имеющий три измерения предмет в своей окончательной, используемой форме; в отличие от полуфабрикатов (например, листа), из которого изделие может быть изготовлено".

Патентов на материалы значительное количество в полном соответствии с той значимостью, которую имеют они в технике. Патентные законы зарубежных стран, например США и др., включают материалы как патентуемые объекты техники. Представляется, что если не Патентный закон (текст которого, вероятно, сложно менять), то нормативные правила (совершенствовать которые не только можно, но и нужно) должны признать материалы как самостоятельный объект техники с возможностью характеристики их различными признаками (веществ, способов, конструктивные), что было нами предложено еще в 1938 г. [2,9].

1.3. Структуры Маркуша

Одна из самых сложных и специфических проблем оценки широты и объема прав связана с так называемыми структурами Маркуша, или родовыми химическими структурами [2].

Родовые структурные формулы (за рубежом получило распространение название структуры Маркуша) - это обобщенные химические структуры, которые сами по себе не соответствуют какому-то конкретному соединению, а включают множество соединений, иногда бесконечное число, если содержат неопределенные термины, например, гетероциклы, замещенные ароматические радикалы и т.д. [3]

Автор нового соединения имеет право на максимально возможную защиту своей разработки и соответственно на получение больших прав. Именно этот вывод, подтвержденный опытом большинства промышленно развитых стран, нашел п.2.1.3. Правил, касающихся объекта изобретения "вещество".

Очевидно, что "максимально возможная защита" и использование в формуле изобретения общих и/или альтернативных понятий лежат в одном русле решения вопроса защиты прав изобретателя: первое невозможно без использования второго, второе - основа первого.

Объективно, с учетом специфики химии, в качестве часто употребляемого признака мировой опыт использует так называемую структуру Маркуша, которая является своеобразным конгломератом из общего понятия (общей структурной формулы или фрагмента структуры с рядом заместителей-радикалов) и альтернативных понятий (вид радикалов-заместителей в одном и том же положении в этой формуле или фрагменте) [10].

Формула Маркуша сама по себе не соответствует никакому конкретному соединению, она просто является удобным способом обозначения химических структур в обобщенном виде. На практике ей может соответствовать большое число конкретных соединений. Формула Маркуша включает один или несколько вариантов заместителей, объединяемых в группу альтернативных структур [2].

Длительный период защиты изобретений преимущественно авторскими свидетельствами не мог не оказать влияния на психологию отечественных изобретателей. Это выражается в искусственно ограниченном объеме притязаний в заявках российских авторов - как правило, формула изобретения оказывается построенной с учетом только конкретных примеров осуществления ИЗ, приводимых в описании. [3]

Структуры Маркуша стали защищать огромное количество реально не полученных химических соединений, т.е. просто гипотетические структуры, создав феномен "бумажной" химии [10].

Структуры Маркуша, не будучи ограниченными какими-либо правилами, позволяют включить огромное количество химических соединений, относящихся к различным классам (имеются в виду классы химических соединений и соответствующие им классы МПК).

Для патентного поиска таких структур необходимо создание новых специальных БД, без которых невозможно осуществить исследование по условию патентоспособности "новизна". За рубежом такие БД создаются, но они дорогостоящи и с ограниченными возможностями. В нашей стране практически отсутствует возможность провести патентный поиск химических структур.

Широкие притязания в химии, ставшие возможными благодаря родовым структурам, оправдывают большими затратами на синтез и испытание новых химических соединений, особенно в фармакологии. Получив и испытав несколько химических структур, фармацевтические фирмы патентуют не только их, а множество других, которые, по их мнению, являются структурными аналогами и предположительно будут обладать такими же свойствами, как реально полученные и испытанные соединения. Ранее уже было сказано о легкости, с которой можно обойти патент на единичное химическое соединение, Однако при отсутствии каких-либо правил, регулирующих широту родовых структур, многие патентовладельцы стали проявлять "жадность", чтобы сделать обширные притязания неуязвимыми для патентной экспертизы, их стали представлять в запутанной и неясной форме. Злоупотребляют слишком широкими структурами Маркуша преимущественно около 10 фирм, при этом отношение к ним в разных странах различное. Например, Япония препятствует подаче со стороны иностранных фирм слишком широких структур Маркуша, а в нашей стране отечественные изобретатели с помощью своих патентных поверенных избрали крайний и самый невыгодный вариант защиты, а для иностранных фирм, имеющих богатый опыт в составлении структур Маркуша, патентная экспертиза открыла широкие ворота.

В новых "Правилах составления и подачи заявок на выдачу патента на изобретение" в п.3.2.4.5. (3) отражено отношение к общим структурным формулам:

"Если изобретение относится к группе (ряду) новых индивидуальных химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для получения соединений с этими разными радикалами.

Для полученных соединений приводятся также структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами".

Но многообразие функциональных групп и радикалов в органической химии очень велико, поэтому неопределенное понятие - "разные по химической природе радикалы" по существу не предусматривает ограничений для любого вида общей структуры и необходимого количества примеров.

Учитывая то обстоятельство, что структуры Маркуша получили распространение, как в международной патентной практике, так и в отечественной преимущественно для иностранных авторов, нашим патентным поверенным следует использовать возможности более широкой защиты, предоставляемые ныне действующими "Правилами".

Создание правил, регулирующих структуры Маркуша, - задача непростая, что отмечалось и зарубежными патентоведами. Тем не менее некоторые требования можно обозначить уже сейчас.

1. Родовая структурная формула должна быть представлена химической формулой, позволяющей классифицировать ее в общем виде, а не после введения альтернативных фрагментов структуры. Другими словами, родовая структура не должна представлять буквенную схему, которая сама по себе химической формулой не является (например, заявка ФРГ 3600052 защищает гетероциклические соединения формулы К1-А1-21А2-(22-А2) К2, а далее расшифровка).

2. Родовая структура должна содержать четко выписанную общую для всех соединений, входящих в группу, - основную, неизменную часть молекулы, т.е. альтернативными фрагментами могут быть только заместители. Это требование, учитывая многообразие органических соединений и безграничные комбинационные возможности структурных фрагментов, следует изучить более детально и увязать с вопросами самого различного характера: классификации, патентного поиска, уплаты пошлин, многозвенной формулы изобретения и единства изобретения, эквивалентности, критериями охраноспособности. Здесь широкое поле для анализа и исследований патентоведов и экспертов, занимающихся научными и методологическими разработками.

3. Родовая структура не должна содержать неопределенные химические термины: гетерил, гетерил с атомами азота и кислорода (это тоже неконкретный термин, хотя и несколько ограниченный), алкил (без ограничения числа атомов углерода), арил, замещенный арил и т.д.), которые предполагают неограниченное число возможных конкретных воплощений. Тем более недопустимо использование функциональных терминов, например, отщепляемая группа, фотохромная группа и т.д., не несущих непосредственной химической информации.

4. Родовая структура не должна содержать вариации внутри альтернативных структурных фрагментов, т.е. структуры типа "каскада".

5. Если родовая структура включает не ближайшие структурные аналоги, то каждое соединение должно быть реально получено и охарактеризовано, т.е. количество примеров определяется в зависимости от структурной близости объединяемых соединений. Однако понятие "структурные аналоги" для патентно-правовой практики не определено, а потому в настоящее время вопрос экспериментального подтверждения формулы изобретения, представляющей родовую химическую структуру, также остается открытым. [3].

В связи с тем что родовые структурные формулы защищают большое количество реально не полученных химических соединений, одна из проблем состоит в том, как быть в случае, когда кто-то действительно получил химическое соединение, подпадающее под общую формулу, ранее запатентованную.

Зарубежная практика выработала для подобных случаев такое патентно-правовое понятие, как "селективное" изобретение, которое может быть использовано для различных широких формул изобретения, но оно особенно актуально в области органической химии. [10].

Для решения возникающей проблемы зарубежная патентно-правовая практика предлагает так называемые патенты на "селективные" изобретения, которые, по мнению некоторых авторов, обеспечивают их владельцам такой же объем прав, как и обычные патенты на химические соединения. Признание нового предложения "селективным" изобретением на химическое соединение связано с удачным отбором (селекцией) из ранее описанной и запатентованной родовой структуры небольшого числа соединений или даже одного соединения, относительно которых удалось доказать, что они обладают практически ценными свойствами, позволяющими использовать их по существенно новому назначению.

Согласно установившейся за рубежом практике, чтобы подобное предложение могло быть сформулировано как изобретение на вещество (химическое соединение), оно должно удовлетворять трем основным условиям:

выбранная группа веществ должна обладать практически ценными свойствами, существенно отличающимися от свойств, присущих всему роду или классу соединений;

этими ценными свойствами должны обладать все члены выбранной группы;

должно быть доказано, что вновь открытыми ценными свойствами обладают только вещества из выбранной группы, а не все члены родовой структуры вообще.

Однако на практике эти условия выполнить не так просто, особенно если "селекция" произведена из родовой структуры, содержащей миллионы конкретных соединений. Возникают сложности хотя бы с точки зрения осуществления патентного поиска.

Ни об оценке охраноспособности "селективных" изобретений, ни об объеме прав, вытекающих из патента на них, ни о хозяйственной зависимости между владельцами первого патента и патента на "селективные" изобретения в наших нормативных документах или патентно-правовых актах никаких сведений не имеется. [3]

2. Особенности составления формулы изобретения, относящегося к веществу

Новое, индивидуальное химическое соединение характеризуется в формуле изобретения символом, графическим изображением связей между атомами в молекуле, т.е. структурной формулой, которая сама по себе не может служить средством распознавания объекта изобретения в его практическом использовании. Сравнение или сопоставление реального технического объекта со структурной формулой - бессмысленная операция. Следовательно, основную функцию формулы изобретения - служить непосредственной мерой для установления факта использования изобретения - формула изобретения на химическое соединение не выполняет.д.ля того, чтобы доказать соответствие реального объекта той формуле изобретения, т.е. той структуре, которая в ней изображена, необходимы дополнительные условия, а именно идентификация химического соединения. Идентификация - это установление вида и состояния молекул химического соединения, а также система доказательств соответствия химического соединения той химической структуре, которую ему приписывают. При этом проводят сопоставление физико-химических констант, свойств, данных спектральных анализов и реакций. Отсюда ясно, какую первостепенную роль приобретают вопросы идентификации и, следовательно, характеристики химического соединения с помощью определенных свойств, так как на практике именно они используются для сравнения реального объекта с тем, который запатентован и описан структурной формулой.

Следует учесть, что вопросы идентификации химических соединений, установление их "химической физиономии" не всегда просты. До сих пор не существует единой схемы анализа и идентификации органических соединений. Степень доказательства получения запатентованной, заявленной или опубликованной в литературе химической структуры, т.е. степень доказательства реальности химического соединения, имеет важное значение при определении новизны химических соединений.

Второе своеобразие формулы изобретения на химическое соединение вообще - существование двух видов или типов формул изобретения, так называемой "абсолютной" и ограниченной назначением или применением.

Возникновение этих двух форм в патентно-правовой практике опять таки следствие своеобразия самого химического соединения.

Действительно, если устройство, композиция или способ уже при создании связаны с определенным назначением, то химическое соединение может быть результатом чисто академического исследования. Сама по себе химическая структура не несет конкретной информации о назначении, но при этом возможностей выявить даже несколько назначений или областей применения очень много, несравнимо больше, чем у других видов объектов изобретения.

Такие практически неограниченные возможности использования одних и тех же химических соединений в силу их полифункциональности с точки зрения патентного права влекут за собой неограниченный объем защиты. Если прибавить к этому обстоятельству широкие возможности в осуществлении различных способов получения одного и того же индивидуального химического соединения, то становится понятным, почему "абсолютная" защита химических соединений вызывала у многих патентоведов опасения. Такая защита дает право патентообладателю контролировать все виды использования и технологии получения химических соединений. В тех странах, где химики достаточно профессионально ориентируются в последствиях патентно-правовой практики, именно они были инициаторами той или иной формы защиты химических соединений.

При абсолютной форме защиты химических соединений формула изобретения содержит только структурную формулу. При ограниченной назначением форме защиты формула изобретения имеет следующий вид: "соединение структурной формулы А в качестве инсектицида".

В первом случае патентовладелец получает определенные права на любое последующее использование запатентованного им соединения и на любые новые способы его получения и применения.

То есть всякий, запатентовавший новый способ его получения или применения, будет обязан получить лицензию от первого патентовладельца. Правда, при этом первый патентовладелец, в свою очередь, должен будет получить соответствующую лицензию, если захочет использовать новые запатентованные не им способы получения или применения.

Такая форма защиты позволяет выстроить определенную иерархию патентных прав, по заслугам отдавая должное создателю нового химического соединения.

Вторая форма - ограниченная назначением - приводит к неопределенности. Недаром в ФРГ после введения прямой защиты химических соединений очень скоро отказались от такой формы, перейдя на абсолютную. Для того чтобы понять, почему вторая форма защиты химических соединений приводит к значительному сужению прав создателя нового химического соединения, а также к неопределенности в сфере использования, необходимо напомнить, при каких условиях можно говорить о нарушении патента. В соответствии с ГК РФ Статья 1358, п.2 нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже продукта, содержащего запатентованное изобретение, а продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения. [6, Статья 1358, п.3]

Поскольку признак, определяющий назначение, входит в независимый пункт формулы, то изготовление, ввоз, предложение к продаже, а также любое применение, кроме указанного в формуле, не будет нарушением патента. [2]

В соответствии с подпунктом (6) п.3.3.1. Правил признак, включаемый в формулу изобретения, целесообразно выражать общим понятием, если выявлены несколько форм реализации признака, каждая из которых в совокупности с другими существенными признаками обеспечивает получение одного и того же технического результата, или в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы реализации признака, но обеспечивающих получение одного и того же технического результата.

Применительно к области химии биологически активных соединений указанная норма могла бы быть использована, например, согласно следующей схеме: заявитель, получив новое соединение с химической структурной формулой А, обладающее биологической активностью, в первую очередь определяется в вопросе о целесообразности защиты патентом именно этого конкретного соединения. Поскольку очень часто новое соединение оказывается представителем группы соединений, обладающих одинаковой (по виду, но не обязательно по уровню) активностью, заявителю следует убедиться в том, что соединение не относится к числу соединений подобной группы. При этом ему часто не обязательно проводить дополнительную экспериментальную проработку. Заявитель не должен упускать из виду то обстоятельство, что Правила позволяют ему теоретически обосновать возможность получения производных соединения (или оно само является производным другого соединения) с желаемой активностью, т.е. введения в молекулу радикалов, которые заведомо либо не будут существенно влиять на ценное биологическое свойство (активность), либо, напротив, будут его развивать или даже дополнять [7, пп. (2) п.3.3.2.4. и пп. (1) п.3.3.2.5].

В случае, если заявитель в результате таких исследований (теоретических или экспериментальных) выявляет (устанавливает), что в качестве заместителей в формуле А могут быть представлены, например, R1 - водород, алкил, карбокси и т.д., R2 - водород, галоид, гидрокси и т.д., R3 - водород, гидрокси, алкиламино, циклоалкил и т.д., ему следует подать заявку на группу соединений, имеющих общую структуру (структурную формулу).Т. е. в рассматриваемом случае формула изобретения могла бы быть представлена, например, следующим образом:

Соединение общей структурной формулы (1), где (далее расшифровываются значения R и А). [10]

Специфика индивидуального химического соединения определяет такое сужение объема прав, так как оно может быть создано и очень часто сначала создается вне зависимости от его последующих применений. Таким образом, нарушением такого ограниченного патента будет только применение в качестве инсектицида. Осуществление контроля за нарушением патента на стадии использования, например, на полях (или где бы то ни было) крайне сложно, если не сказать практически невозможно. Если бесконтрольно производится и продается соединение А, то покупатель вправе использовать его по своему усмотрению. Другое дело, если на товаре написано, что это инсектицид, тогда уже продажа его становится нарушением. [3]

В соответствии с "Правилами" в формуле изобретения на химическое соединение не требуется указание на его назначение, а это означает не что иное, как абсолютная защита: "В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с установленной структурой любого происхождения, включаются наименование соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозначение соединения и его структурная формула (назначение соединения может не указываться)" [7, П.3.3.4.].

В случае химического соединения с неустановленной структурой (неидентифицированные химические соединения, соединения неустановленного состава) в формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения. [7, П.3.3.4.].

Ниже приведены примеры формул изобретения на неорганические и органические соединения.

Пример 1.

Патент РФ N 2030359

1. Циклическая боросодержащая кислота формулы

Страницы: 1, 2, 3, 4